Le procedure e i vantaggi della registrazione di un marchio per gli imprenditori

Per gli imprenditori che operano in un mercato altamente concorrenziale, e in particolar modo nel settore dell’eCommerce, la protezione del proprio marchio d’impresa è un’attività necessaria, se non indispensabile.

Il marchio, quale “collettore di clientela”, permette al pubblico dei consumatori di identificare e, dunque distinguere, un prodotto o un servizio di un’impresa da quelli di altre imprese, collegandoli, peraltro, con caratteristiche che sono loro proprie.

Il marchio diventa così per il consumatore uno strumento essenziale per operare delle scelte consapevoli tra gli innumerevoli prodotti dello stesso genere presenti sul mercato; ecco perché si sostiene che la funzione originaria del marchio sia quella “d’indicazione di provenienza”. alla quale sono connesse tutte le altre funzioni, ovvero quella di garanzia, di costanza qualitativa e merceologica dei prodotti o servizi contrassegnati.

Il marchio è l’immagine dell’azienda che comunica con il consumatore ed è per tale ragione che necessita della più ampia tutela.

Indice

• Perchè registrare un Marchio?
• I presupposti richiesti per la registrazione
• La registrazione del marchio nazionale
• La registrazione del marchio europeo
• Iscrivere un marchio al Registro Marche di Amazon
• Conclusioni

Perché registrare un marchio?

La Registrazione di un marchio presso uno degli Uffici competenti (sia esso l’UIBM, se si vuole ottenere una tutela nel territorio nazionale, o l’EUIPO, nel caso di una tutela in tutti gli Stati appartenenti all’Unione Europea), seppur non obbligatoria,  rappresenta un vantaggio competitivo e irrinunciabile per l’imprenditore, dal momento che conferisce al suo titolare un diritto di esclusiva, che  impedisce a terzi di adottare un segno simile o identico per prodotti o servizi affini, garantendo  una  tutela preventiva contro la copia, l’imitazione, l’usurpazione e la contraffazione.

Sebbene la mancata registrazione consenta comunque una protezione minima e limitata, che molto dipende dalla notorietà che il marchio stesso acquisisce o meno nel tempo, la registrazione consente certamente la creazione di un monopolio sul proprio marchio, permettendo al titolare di vietare a terzi l’uso illecito o, addirittura, di licenziarlo ad altri soggetti dietro pagamento di un corrispettivo.

Ad esempio, chi ha il marchio registrato può evitare a chiunque di utilizzarlo anche nelle sponsorizzazioni; in questo modo nessuno potrà biddare (puntare), e quindi inserire il marchio tra le keywords per le quali un prodotto viene visualizzato, diversamente violerebbe il diritto di esclusiva.

Come anticipato, previene altresì casi di copia e/o contraffazione di un prodotto o servizio e, in una tale situazione, consente al titolare di difendersi dinanzi l’Ufficio competente con procedimenti certamente più brevi ed economici rispetto a quelli azionabili dinanzi all’Autorità giudiziaria di riferimento.

Il marchio, che in sostanza è la vetrina dell’azienda, rappresenta per il consumatore un punto di riferimento circa la qualità e la provenienza del prodotto o servizio che intende acquistare. L’imprenditore che intenda aggredire il mercato, soprattutto quello online,  deve pertanto necessariamente avere piena contezza del tipo di prodotto o servizio che vuol offrire ai consumatori, del target di clientela che vuole attrarre e, ancora più importante, del territorio nel quale vuole operare.

I presupposti per la registrazione di un marchio

Il Marchio è un’entità idonea a caratterizzare un prodotto o un servizio motivo per cui, per essere valido e soggetto a registrazione, deve rispondere ad alcuni requisiti richiesti dalla normativa nazionale:

• Requisito di capacità distintiva;
• Requisito di novità;
• Requisito di liceità.

Secondo la normativa vigente “possono costituire oggetto di registrazione tutti i marchi d’impresa che consistono in parole, compresi nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni e forme di prodotto o confezioni dello stesso, combinazioni tonalità cromatiche.”, a condizione che siano rappresentabili graficamente.

Non sono invece registrabili:

• I marchi che mancano del requisito di liceità, ovvero che sono contrari alla legge, l’ordine pubblico o buon costume;
• I marchi il cui uso violerebbe un qualsiasi diritto di terzi (sia esso industriale, d’autore, ecc);
• Stemmi, bandiere e altri emblemi;
• Segni decettivi, ovvero idonei ad ingannare il pubblico circa la natura, la qualità e la provenienza geografica di un prodotto.

La registrazione del marchio nazionale

Abbiamo già precedentemente segnalato l’importanza della scelta del territorio nel quale si vuole esercitare attività di impresa. Ciò è determinante soprattutto perché la sfera di tutela di un marchio cambia a seconda del tipo di deposito della domanda di registrazione che si effettua presso uno degli enti di riferimento.

Ebbene, se si volesse operare all’interno del territorio nazionale, la domanda di registrazione di un marchio andrebbe depositata telematicamente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o, in alternativa, in modalità cartacea presso la Camera di Commercio di riferimento o addirittura per posta (è bene segnalare che questa procedura è sconsigliata anche dallo stesso Ufficio, in quanto aumenterebbe i tempi relativi alla registrazione).

La domanda di registrazione può essere presentata da chiunque sia titolare di un marchio (persona giuridica o fisica che sia) o tramite mandatario o rappresentante, mediante conferimento d’incarico scritto che dovrà essere firmato digitalmente e successivamente depositato assieme alla documentazione richiesta.

I costi per il deposito della registrazione a carico del titolare sono rispettivamente indicati sul sito dell’UIBM (€ 177,00 con una Classe di Nizza inclusa) e variano a seconda del numero di classi di Nizza che si decide di registrare.

Una volta ricevuta la domanda di registrazione, l’Ufficio effettuerà un controllo sulla sua regolarità formale e un esame tecnico circa la sussistenza o meno dei requisiti sopra menzionati richiesti dalla normativa vigente per la registrazione.

L’Ufficio non effettuerà invece un controllo su marchi anteriori simili già depositati, per questo si consiglia di rivolgersi ad esperti del settore o di consultare banche dati preventivamente al deposito per essere certi che il proprio marchio sia originale e non simile, affine o addirittura identico ad un altro già registrato.

La registrazione non è immediata, ma richiederà alcuni mesi prima che sia effettivamente concessa dall’Ufficio; infatti, in una fase preliminare il marchio viene pubblicato sul Bollettino, concedendo ai concorrenti con marchi anteriori la possibilità di opporsi alla registrazione del segno in questione laddove riscontrassero forme di similitudini con il proprio.  

Una volta registrato, il titolare ottiene una tutela di 10 anni, che potrà essere rinnovata alla scadenza con il versamento di un’ulteriore tassa sempre all’UIBM.

La registrazione del marchio europeo

Diversamente dalla procedura sopra descritta, che garantisce una tutela limitata al solo territorio nazionale, permettendo dunque ad altri soggetti esercenti attività altrove di registrare e dunque utilizzare nella stessa fetta di mercato un marchio simile/identico, il marchio dell’UE presenta un carattere unitario, nel senso che produce gli stessi effetti in tutti gli Stati appartenenti alla Comunità Europea.

Ciò significa che con un’unica registrazione e un unico attestato, al richiedente (sia esso persona fisica, giuridica o ente pubblico) viene conferito un diritto di esclusiva con estensione a tutta la Comunità Europea, e automaticamente anche agli Stati che in un futuro ne entrino a far parte.

La domanda di registrazione può essere presentata in modalità telematica presso l’EUIPO, con sede ad Alicante, o, in alternativa, presso l’Ufficio nazionale competente, che provvederà a notificarla all’EUIPO stesso.

Come nel caso del marchio nazionale, la procedura implica il versamento di una tassa a carico del richiedente di € 850,00, che può variare a seconda delle classi di Nizza che si intendono registrare.

Una volta depositata, l’Ufficio prenderà in carico la domanda e procederà ad un primo esame circa la sua regolarità formale. Diversamente dall’UIBM, l’EUIPO effettuerà anche una ricerca di anteriorità sui marchi simili o affini precedentemente depositati a quello oggetto della domanda, comunicandone poi l’esito direttamente al richiedente o, se del caso, al suo rappresentante.

Successivamente la domanda viene pubblicata e l’Ufficio stesso provvede ad informare i titolari del marchio dell’avvenuta pubblicazione, oltre a comunicare l’eventuale presenza di marchi anteriori simili o affini.

Anche in questo caso viene lasciato ai concorrenti che hanno registrato un marchio anteriore un tempo limite per opporsi alla registrazione. Tale strumento di tutela consente al titolare di un marchio registrato di difendersi da eventuali copie, imitazioni e/o contraffazioni e consiste in una procedura amministrativa certamente più veloce ed economica rispetto a quella tradizionale, dinanzi ad un’Autorità giudiziaria nazionale competente.

L’avvenuta registrazione concederà al suo titolare un’esclusiva di 10 anni, rinnovabile alla sua scadenza con il versamento di un’ulteriore tassa all’EUIPO.

V’è, infine, da segnalare che l’Ufficio non consentirà alcuna modifica del marchio all’atto del rinnovo, salvo che non riguardi il nome o l’indirizzo del titolare.

Iscrivere un marchio al Registro Marche di Amazon

Avere un brand registrato è importante non solo per chi vende nei propri canali, offline e online, ma anche per chi opera nei Marketplace.

In particolare in Amazon, ad oggi il Marketplace più importante, è possibile ottenere maggiore tutela e ulteriori strumenti di marketing.

Avere un brand registrato consente infatti l’iscrizione al Brand Registry, l’ente interno al portale preposto alla vigilanza e alla tutela della proprietà intellettuale.

Il presupposto per potervi accedere è, come anticipato, avere un marchio registrato anche se, nell’ultimo periodo, Amazon consente l’accesso al suo strumento interno anche solo a seguito di deposito della domanda di registrazione.

Una volta iscritto, si ha la possibilità di associare tutti i listing relativi a quel marchio, in modo che ogni pagina prodotto sia monitorata (e tutelata).

Esistono infatti diversi livelli di tutela a disposizione del seller:

• Il primo, che si ottiene con la semplice iscrizione, consente di allontanare ogni venditore agganciato illegittimamente alle pagine prodotto. Basterà fare una segnalazione nel registro casi del Brand Registry perché Amazon intervenga bloccando il prodotto o addirittura l’account del seller che agisce in violazione della proprietà intellettuale. Questo livello di tutela consente anche un monitoraggio automatico, tuttavia abbastanza blando, da cui deriva un blocco delle offerte di terzi che agiscono in violazione, senza che il titolare debba fare alcunché.

• Il secondo livello è il programma Transparency. Con questo strumento la tutela è maggiore perché verranno apposti dei codici alfanumerici sui prodotti, in modo da distinguerli dagli altri. I prodotti, una volta inviati in logistica, passeranno negli scanner che rileveranno quelli associati al brand da quelli contraffatti. In questo modo la tutela è anche più forte, grazie alla presenza dell’etichetta fisica sul prodotto.

• Il terzo livello, il più completo e performante, è il Project Zero. Questo programma consente una tutela piena ed automatica. E’ lo strumento pià potente nelle mani dell’Amazon seller poiché gli conferisce la possibilità di bloccare in autonomia le offerte che violano il proprio brand semplicemente inserendo la pagina prodotto nell’apposito form del programma. Naturalmente il potere di questo strumento non può essere senza limiti; basti pensare, ad esempio, ad un uso indiscriminato da parte di un seller che procede a bloccare i propri competitor senza un valido motivo: questo non può essere concesso. Per poter restare all’interno del programma è infatti necessario mantenere una percentuale del 99% di segnalazioni corrette, requisito che impedisce utilizzi distorti degli strumenti di tutela.

Si tratta di una tutela in parte anche automatica perché è sufficiente caricare i propri marchi, design, immagini, foto e simili perché Amazon, quotidianamente, effettui verifiche costanti all’interno del suo database e blocchi tutte le inserzioni che rilevi lesive del titolare della proprietà intellettuale. Ovviamente possono esserci degli errori, l’algoritmo A10 di Amazon è evoluto ma non infallibile: in questo caso sarà sufficiente eliminare il blocco dal pannello per riattivare il malcapitato seller ingiustamente sottoposto a limitazione.

A questo punto, grazie al machine learning, l’algoritmo imparerà dall’errore, inserirà un’eccezione e sarà sempre più preciso per il futuro, escludendo situazioni analoghe. Davvero un sistema completo!

Questi sono gli aspetti relativi alla tutela, ma abbiamo parlato anche di strumenti aggiuntivi di marketing.

Essi possono essere identificati nella possibilità di creazione di store all’interno di Amazon, di pagine dal contenuto arricchito (pagine A+) e di particolari sponsorizzazioni come Sponsored Brand e Sponsored Display.

In estrema sintesi, avendo il marchio registrato è possibile creare un proprio mini sito all’interno di Amazon, con delle pagine stilisticamente più accattivanti e complete, grazie all’aggiunta di foto e video. Oltre a questo è possibile effettuare delle sponsorizzazioni più performanti, collegate a piattaforme anche esterne al portale, che fanno aumentare notevolmente il tasso di acquisti sulle proprie pagine.

Di conseguenza, avere il marchio registrato non solo è importante per evitarne un uso illegittimo da parte terzi, ma conferisce anche un vantaggio competitivo non indifferente rispetto alla concorrenza che ne è sprovvista.   

Conclusioni

Sebbene non ci siano obblighi di legge che impongono ad un imprenditore la registrazione di un marchio, è sempre meglio effettuarla, dal momento che:

• Il marchio è la vetrina dell’azienda e come tale costituisce un rilevante asset aziendale;
• Rappresenta una delle forme di comunicazione più immediata con il consumatore, permettendogli di preferire i vostri prodotti a quelli di altri;
• Consente di creare un monopolio sul marchio, vietandone o concedendone l’uso a terzi dietro pagamento di un corrispettivo sotto forma di denaro o di royalties.
• Garantisce strumenti di difesa contro eventuali tentativi di copia, imitazione e/o contraffazione, più veloci ed economici rispetto a quelli azionabili davanti all’autorità giudiziaria.  

Autori

Avv. Miriam Scuccimarra
Dott. Alberto Caschili