Muggittu Boeli, giovane realtà vinicola sarda, originaria del comune di Mamoiada in provincia di Nuoro, ha decisamente messo le ali ma non tanto per una esplosione di vendite dei propri vini (che auguriamo sinceramente), quanto, piuttosto, per una vicenda legata al suo marchio di fabbrica che nelle ultime settimane l’ha resa protagonista di blog, testate giornalistiche nazionali e locali e del web.
Ed infatti, l’uso del marchio della cantina sarda “Muggittu Boeli di Mamoiada” è stato dapprima diffidato e poi contestato dalla società austriaca “Red Bull” dinanzi all’Ufficio di riferimento presso il quale il marchio è stato depositato (l’UIBM), perché considerato identico nell’elemento figurativo ovvero, nella raffigurazione di una coppia di buoi che si riflettono a vicenda considerata dal colosso austriaco somigliante ai due tori in posizione di attacco presenti da tempo immemore sulle etichette della energy drink più famosa al mondo.
Fin da subito, i titolari dell’azienda si sono difesi dalle accuse di concorrenza sleale e di contraffazione, spiegando ai consumatori, lettori e al pubblico del web che il proprio logo, considerato dagli stessi non copiato e non confondibile con quello della energy drink, è ispirato totalmente alle tradizioni vitivinicole del territorio sardo, dove, tra l’altro, ha sede la vigna e l’azienda. L’Unione Sarda riporta le dichiarazioni e spiegazioni sul marchio di Mattia Muggittu, uno dei titolari dell’azienda, il quale sostiene che: “i buoi sono il simbolo della nostra viticoltura visto che ancora oggi si ara con i buoi e la nostra vigna sorge vicino alla Stele di Boeli “.
La questione attualmente è nelle mani dell’Ufficio che dovrà esprimersi sulla sussistenza o meno della confondibilità tra i due segni, fermo restando la possibilità per le parti in questi due mesi di risolvere la questione bonariamente con un accordo.
Tralasciando la vicenda che avrà certamente dei risvolti interessanti, soffermiamoci per un attimo sul concetto di identità del marchio e sull’importanza di effettuare un’accurata e preventiva analisi di mercato prima del suo deposito presso gli Uffici competenti di riferimento.
Come noto, il marchio è un segno distintivo che collega prodotti e servizi ad una determinata impresa presente sul mercato. È la vetrina di un’azienda che comunica con il consumatore consentendogli di effettuare delle scelte di acquisto ragionevoli e consapevoli.
È l’elemento distintivo che permette di identificare i valori di un una azienda e fissarli nella mente dei consumatori.
È quel simbolo che che ti permette di identificare immediatamente dei prodotti e associarli ad un brand.
Ecco perché la protezione di un marchio è diventata indispensabile soprattutto per gli imprenditori che esercitano attività economica on-line.
La registrazione di un marchio garantisce al suo titolare una serie di benefit tra i quali, la creazione di un monopolio sullo stesso al fine di vietarne l’uso a terzi.
Ma un marchio per essere registrato deve godere, tra i vari requisiti richiesti dalla normativa di settore, della novità e della capacità distintiva. Ciò significa che, non deve essere né identico né somigliante, per denominazione e per rappresentazione grafica, fonetica e anche semantica ad un altro marchio operante nello stesso settore merceologico.
Oggigiorno, considerata la mole di marchi presenti sul mercato e nelle banche dati degli Uffici di riferimento, è sempre più difficile e critica la scelta di un segno che possa non solo contraddistinguere un’azienda sul mercato ma anche soddisfare quei principi di novità e capacità distintiva richiesti dalla normativa di settore affinché vi sia concessa tutela.
Cosa fare prima di registrare il marchio?
La ricerca di anteriorità è sicuramente uno strumento determinante per circoscrivere ed eliminare (per quanto possibile) il rischio di fallimento della richiesta di registrazione di un marchio. Questa verifica deve essere svolta da professionisti esperti nel settore della proprietà intellettuale poiché ha lo scopo di rintracciare anteriorità presenti sul mercato e nelle banche dati degli Uffici di riferimento le quali, risultano, per identità e somiglianza anche fonetica, potenzialmente confondibili con il marchio che si intende registrare.
Facciamo degli esempi:
- se volessi depositare il marchio “Telefonino” per identificare degli smartphone la domanda verrebbe rigettata dell’ufficio perché il marchio è descrittivo del prodotto e questo è vietato dalla legge;
- se volessi depositare il marchio “mela” per identificare i miei smartphone l’ufficio accetterebbe la domanda ma, la Apple si opporrebbe alla mia domanda perché il suo marchio è l’equivalente della parola mela in inglese. Infatti c’è rischio di confusione da parte dei clienti anche con le traduzioni delle parole in diverse lingue e il titolare dell’anteriorità ha il potere di impedire la registrazione
- se io volessi depositare il marcio Tesla per poter identificare gli smartphone avrei soddisfatto il requisito di novità e di capacità distintiva, inoltre non esiste un marchio analogo che commercializzi telefonini, sembra tutto perfetto… se non fosse che Tesla è un marchio notorio che gode di una tutela ampia che supera la sua categoria merceologica quindi Elon Musk si potrebbe opporre alla nostra registrazione (e otterrebbe una pronuncia favorevole)
- se io volessi inserire la bandiera dell’Italia per rappresentare che i telefonini sono made in Italy la mia domanda verrebbe rigettata perché non possono essere oggetto di registrazione le bandiere e i simboli di stato
- Se io volessi registrare un brand che esiste già ed è quindi presente sul mercato ma su una categoria merceologica differente, ad esempio alimenti, la mia domanda verrebbe accettata e il titolare del marchio anteriore non potrebbe opporsi proprio perché non ci sarebbe rischio di confusione della clientela alla luce delle categorie merceologiche differenti
Insomma potremmo proseguire a lungo ma questi erano degli esempi concreti per capire che non è sufficiente fermarsi a verificare che non sia presente esattamente quel marchio per essere sicuri che la domanda venga accettata così come, dall’altro lato, se dovesse riscontrarsi la presenza di una anteriorità non è detto che la domanda sarebbe automaticamente rigettata e si rischierebbe una opposizione fondata.
A cosa serve la ricerca di anteriorità e quali sono i rischi del non eseguirla?
L’indagine, dunque, consente di definire preventivamente strategie di deposito più efficaci che non ledano i diritti di terzi in modo da evitare o restringere le probabilità di un’opposizione alla registrazione del proprio segno da parte di marchi anteriori, perché ritenuto dalle stesse confondibile.
Ebbene, per evitare il rischio di vanificare gli investimenti economici fatti alla propria attività, come nel caso della giovane realtà imprenditoriale sarda(il cui esito della vicenda è ancora incerto), e limitare il rischio di confusione, è necessario svolgere preventivamente un’accurata ricerca di anteriorità sul marchio che si intende registrare in quanto la stessa, è determinante per prevenire ipotesi di contestazione alla registrazione e addirittura, evitare di supportare i costi di un’azione legale.
Se non si esegue la ricerca di anteriorità ci si espone a dei rischi che potenzialmente possono letteralmente mettere fine ad un progetto imprenditoriale.
Basti pensare che se a seguito di opposizione il giudice dovesse dare ragione al marchio precedente chi ha fatto la domanda sarà tenuto a:
- Eliminare dal mercato tutti i prodotti già immessi
- Distruggere tutti i prodotti che hanno il marchio sopra
- Rendicontare il numero di vendite fatte con quel brand al competitor in modo da pagare il risarcimento del danno
- Eventualmente risarcire il danno di immagine creato (nel caso di prodotti con qualità inferiore ad esempio)
- Rimborsare le spese processuali del marchio leso (oltre a pagare le proprie).
Ecco perché la ricerca di fattibilità può essere davvero lo strumento per evitare questa evenienza che può essere devastante per qualsiasi attività che consente di evitare investimenti su progetti fallimentari in partenza.
È chiaro che da parte nostra ci auguriamo che questo scenario non accada alla cantina Muggittu Boeli sia perché averla vinta contro i colossi è sempre una soddisfazione non da poco ed anche perché, in fondo, siamo di parte verso un’azienda sarda come noi!
Avv. Miriam Scuccimarra
Dott. Alberto Caschili
