Hai pianificato alla perfezione i vari aspetti del tuo business e i primi risultati delle vendite sono incoraggianti. Tutto sembra andare per il meglio, ma ecco un’inaspettata doccia fredda: ti viene recapitato un avviso di violazione di proprietà intellettuale. Come è potuto accadere? Quando hai registrato il tuo marchio, ti sei “dimenticato” di effettuare la ricerca di anteriorità (o è stata compiuta in modo parziale, o peggio errata). Vediamo insieme in cosa consiste e come evitare errori per non avere brutte sorprese.
Indice
In questo articolo ci concentreremo su:
1. Che cos’è la ricerca di anteriorità?
2. Perché dovresti investire in una ricerca di anteriorità?
3. Quali sono i rischi di una ricerca di anteriorità incompleta o assente?
4. Come si svolge la ricerca di anteriorità?
5. La normativa prevede delle eccezioni?
6. Conclusioni
1. Che cos’è la ricerca di anteriorità?
La scelta di un marchio in grado di contraddistinguere i propri prodotti o servizi è una valutazione particolarmente delicata per ogni impresa: se da un lato vi è la necessità strategica di creare un brand identificativo in grado di posizionare l’attività in modo coerente sul mercato, dall’altro occorre prestare massima attenzione affinché il brand non vada a richiamare altri marchi più noti già presenti sul mercato.
Come prevede il codice di proprietà intellettuale un brand è validamente registrabile come marchio d’impresa se possiede contestualmente 3 requisiti:
1. novità rispetto a marchi o di altri segni distintivi anteriori;
2. capacità distintiva, ossia la capacità in concreto del marchio di indicare l’origine imprenditoriale del prodotto/servizio e, dunque, di “distinguerlo” dagli altri presenti sul mercato. Possiamo anche dire che il marchio deve possedere l’originalità, che si distingue dalla novità perché ha ad oggetto la presenza di un carattere di fantasia rispetto ai prodotti o servizi a cui si riferisce, senza limitarsi a descriverli;
3. liceità, in quanto non deve essere contrario alla normativa vigente, all’ordine pubblico e al buon costume.
La ricerca di anteriorità si concentra su tutti questi requisiti: si tratta di una vera e propria “verifica della fattibilità” dell’operazione poiché è una procedura precedente al deposito della domanda di registrazione di un marchio o di un brevetto che permette di verificare lo stato dell’arte e, appunto, la fattibilità del deposito. Solo mediante un’approfondita ricerca di anteriorità è possibile avere la consapevolezza che il lavoro che si andrà a svolgere successivamente non costituirà contraffazione di marchi o brevetti depositati da terzi e che l’investimento fatto per lo sviluppo del brand e la divulgazione dello stesso non siano risorse buttate in un marchio che non sarà approvato o potrà essere contestato.
2. Perché dovresti investire in una ricerca di anteriorità?
Prevedere nel tuo business plan un investimento sulla ricerca di anteriorità significa compiere una scelta lungimirante che offre diversi vantaggi, tra i quali:
● identificare possibili conflitti ex ante individuando diritti di proprietà intellettuale
preesistenti che potrebbero opporsi alla registrazione o all’utilizzo del brand che si vuole registrare;
● individuare impedimenti alla registrazione non solo dovuti a marchi preesistenti ma anche in per assenza dei requisiti previsti dalla legge affinché un marchio sia registrabile;
● proteggerti dai rischi legali, riducendo la probabilità di eventuali azioni legali da parte dei titolari di diritti preesistenti;
● salvaguardare la tua immagine, evitandoti di commettere una violazione che vada a ledere diritti preesistenti di terzi.
3. Quali sono i rischi di una ricerca di anteriorità incompleta o assente?
Nel caso in cui la ricerca di fattibilità venga eseguita in modo superficiale o solo parziale, o che non venga compiuta affatto, si può andare incontro ad alcuni rischi, con relativi danni per la propria azienda. Infatti, se la ricerca di anteriorità non è stata eseguita in modo accurato, una delle possibilità più comuni è il verificarsi di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.
In caso accadesse, l’imprenditore potrà essere chiamato ad affrontare diverse criticità, tra cui:
● rischio di rigetto della domanda: l’ente stesso potrebbe rilevare che il marchio non soddisfa i requisiti di legge perché, ad esempio, è descrittivo o perché è contrario all’ordine pubblico e quindi rigettare la domanda;
● opposizione da parte di terzi: il titolare di un marchio anteriore potrebbe opporsi alla domanda di registrazione impedendo che la stessa vada a buon fine;
● ingenti danni economici: il titolare del diritto leso può importi di distruggere tutti i prodotti immessi nel mercato con quel marchio. Questa è una conseguenza molto grave soprattutto se è stata creata una linea di produzione ed è stato fatto uno stock in previsione di future vendite.
● risarcimento del danno: il titolare del diritto anteriore, può pretendere una somma di denaro parametrata alle perdite subite, all’eventuale danno di immagine o in base al fatturato generato dalle vendite dei prodotti immessi con il marchio lesivo;
● danni reputazionali: nel caso ci sia un contenzioso, essere coinvolti in una controversia legale a causa di una violazione di diritti di proprietà intellettuale significa danneggiare la propria reputazione e quella del business, vedendoti così equiparato ad un comune contraffattore.
● spese legali: il proprietario del marchio leso potrebbe infine intraprendere un’azione legale per contrastare la condotta lesiva e quindi dovrai affrontare una spesa extra inattesa e ulteriore a quelle sopra citate, per la gestione della controversia.
Tutti questi scenari, di per sé già molto gravi, possono anche verificarsi cumulativamente e portare al fallimento un’azienda giovane o con poco denaro in cassa.
4. Come si svolge la ricerca di anteriorità?
Chiarite le conseguenze negative e il motivo per il quale la verifica di fattibilità possa impedirne il verificarsi vediamo nel concreto come si svolge.
La ricerca di anteriorità presuppone una conoscenza approfondita delle norme sulla proprietà intellettuale, nonché un’esperienza pratica nell’utilizzo delle piattaforme e nella verifica dei requisiti richiesti dagli enti, come l’UIBM, l’EUIPO e l’WIPO, per l’accettazione delle domande. Si tratta, infatti, di una procedura complessa che prevede una serie di fasi e attività che possono variare a seconda del tipo di marchio in questione.
Possiamo comunque tracciare degli step ricorrenti:
1. definizione dell’oggetto della ricerca: la prima fase consiste nel definire con precisione l’oggetto della ricerca di anteriorità. In altre parole, occorre stabilire quali sono i diritti di proprietà intellettuale da verificare: ad esempio marchi, brevetti, modelli di utilità, design e così via.
2. verifica dei requisiti di legge: individuato l’oggetto della ricerca si effettua la verifica dei requisiti di liceità e originalità del marchio.
Nel primo caso la verifica si concentra sul riscontro di elementi che potrebbero essere contrari all’ordine pubblico, al buon costume o a leggi vigenti. Per fare degli esempi è capitato che l’EUIPO, l’ufficio Europeo per la proprietà intellettuale, rifiutasse una registrazione di un marchio con una foglia di canapa nel logo. In particolare il brand trattava prodotti a base di CBD assolutamente leciti, ma il marchio è stato ritenuto contrario al buon costume. Inoltre non sono registrabili le bandiere e i simboli di stato, ecco che un logo che avesse il tricolore tra i suoi elementi potrebbe essere rigettato dall’ufficio.
La verifica dell’originalità invece riguarda le caratteristiche del marchio in relazione ai prodotti che vengono immessi nel mercato sotto quel segno, oppure ai servizi erogati.
Un marchio infatti non può essere descrittivo ed ecco che il marchio “telefonino” per indicare degli smartphone verrebbe certamente rigettato.
3. individuazione delle classi di Nizza: le classi di Nizza sono le categorie merceologiche per le quali il marchio sarà tutelato. In sostanza è necessario circoscrivere le categorie merceologiche e registrare il marchio solo per quelle attinenti. La ricerca di anteriorità avrà ad oggetto proprio queste categorie in modo da evitare opposizioni da parte di marchi anteriori. Ecco quindi che due segni identici possono assolutamente coesistere nel mercato se operano in settori diversi.
Per fare un esempio concreto il marchio “fiore” che identifica prodotti per il fai da tè ben potrebbe coesistere con il medesimo marchio “fiore” che produce orologi da polso.
In questo caso infatti non c’è rischio di confusione per il consumatore poiché i due marchi operano in categorie totalmente differenti.
4. Individuazione dell’ambito territoriale della tutela: la tutela prevista dalle norme è su base territoriale conseguentemente se il marchio viene depositato in Italia, il suo titolare potrà escludere tutti i terzi che operano in Italia, non anche i venditori tedeschi, spagnoli o francesi. La ricerca di anteriorità andrà effettuata su base territoriale in modo da verificare possibili contrasti nel territorio in cui insiste la tutela.
Per fare un esempio due marchi identici, registrati nelle stesse classi di Nizza, ma in due territori differenti (Francia e Italia) possono coesistere e, il titolare del marchio anteriore non può opporsi alla registrazione dello stesso marchio in un territorio differente.
5. ricerca sulle banche dati: si procede dunque con la ricerca completa, utilizzando gli archivi ufficiali degli uffici governativi competenti, ma anche banche dati private e a pagamento.
La verifica avrà ad oggetto:
● ricerca per identità: consiste nella verifica dell’esistenza di un marchio identico a quello che si vuole depositare;
● ricerca per similitudine: con l’espressione “marchio simile” si indicano tutti i marchi che presentano una o più delle seguenti caratteristiche nei confronti del marchio che intendi registrare: assonanza fonetica, assonanza visiva o figurativa e assonanza concettuale.
Nello specifico se due marchi si assomigliano perché quando pronunciati il suono è simile, questo può essere motivo di opposizione. Quindi ad esempio il marchio “BeTree” entra in contrasto con quello “BThree”.
La similitudine può anche essere visiva quando due loghi si somigliano oppure concettuale quando ad esempio si ha una traduzione da una lingua ad un’altra. Ecco che, per esempio se volessimo depositare il marchio “mela” per commercializzare degli smartphone ci scontreremo sicuramente con il marchio apple.
6. analisi dei risultati: una volta raccolte tutte le informazioni, occorre analizzarle attentamente. In questa fase, si verifica se le anteriorità trovate sono effettivamente simili o identiche al marchio che si vuole registrare, e se possono interferire con i diritti del titolare o se i marchi potranno coesistere nel mercato
7. redazione del rapporto di ricerca di anteriorità: una volta completata l’analisi dei risultati, si procede con la redazione del rapporto, che riassume i risultati della ricerca e ne indica l’esito finale.
5. La normativa prevede delle eccezioni?
In linea generale, è importante tenere presente che le eccezioni previste dalla normativa possono variare a seconda del paese o della regione in cui si richiede la protezione del marchio e che l’interpretazione e l’applicazione di tali eccezioni dipendono dalla valutazione dei casi specifici da parte degli organi competenti.
In particolare, occorre ricordare che, in riferimento alla disciplina dei marchi d’impresa, se requisito formale per la loro validità è la registrazione presso l’Ufficio nazionale, la loro validità sostanziale è subordinata al loro utilizzo effettivo. Perciò, eventuali registrazioni emerse dalla ricerca che siano state registrate da almeno 5 anni e che non dovessero essere state oggetto di utilizzo continuativo ed effettivo nei 5 anni precedenti, non saranno di ostacolo per la registrazione del tuo marchio. In questo caso, il titolare del marchio, per poter ottenere tutela, dovrà esibire delle prove sull’effettivo uso del marchio.
Eccezione a questa regola è invece rappresentata dalla categoria dei cosiddetti “marchi difensivi”, cioè marchi registrati simili ad un marchio “principale” la cui registrazione viene concessa al titolare di tale marchio “principale” al solo fine di rafforzarne ed estenderne la sfera di tutela. Questa tipologia di marchi, in virtù della loro specifica finalità, sono sottratti alla sanzione della decadenza per non uso quinquennale.
Occorre inoltre sottolineare che un professionista esperto non limiterà la ricerca alla verifica di anteriorità “registrate” in quanto, a determinate condizioni, possono costituire un problema alla registrazione anche marchi che siano stati utilizzati sul mercato, ma privi di registrazione. È tuttavia necessario che il marchio in questione abbia raggiunto un certo grado di riconoscibilità presso il pubblico, cioè detenga una cd. “notorietà non puramente locale” e si classifichi in un marchio di fatto.
6. Conclusioni
In conclusione, ignorare un investimento ora sulla ricerca di anteriorità non è mai una buona idea: fare economia su uno strumento così efficace e che può prevenire dei costi enormemente più elevati non può che essere una scelta fallimentare. Metti in sicurezza il tuo business, un piccolo investimento oggi per mettere le basi di un’attività duratura! Sono Alberto Caschili, Consulente Legale per il Mondo Digitale.
